一、背景介绍与服务要求
（一）背景介绍
2006 年 4 月 14 日，上海市工商局与浦东新区政府联合推出改革新举措，其中最引人注目的是推出了《浦东新区商标专用权出资试行办法》，即在浦东新区推行以商标专用权作为出资成立新公司。该出资试行办法在全国尚属首例。
为贯彻《上海市人民政府关于实施„上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020 年）‟若干配套政策的通知》（沪府发“2006”12 号）的文件精神，2006 年 10 月 26 日，上 海市工商行政管理局印发了《知识产权投资入股登记办法》，该办法对股东以知识产权作价 出资设立公司做了进一步的规定。 2008 年 4 月至 2009 年 5 月期间，承办律师所在的律师团队有幸全程代理了上海首例中 方股东以商标专用权出资与境外股东设立中外合资企业案。
（二）服务要求
某境外公司（以下称 A 公司）欲进军国内化妆品市场，而中国某著名形象设计师（以 下称 G 某）也一直希望打造以自己名字命名的化妆品品牌，并且已经通过其旗下公司（以 下称 B 公司）取得了以自己名字命名的相应类别的注册商标（以下称 G 商标）。鉴于此，通 过国内某公司（以下称 C 公司）总经理作为桥梁，A 公司与 G 某经过多次洽谈，最终，A 公司、B 公司、C 公司决定共同出资在上海市浦东新区设立中外合资企业（以下称 E 公司）。 其中，A 公司以美元现汇出资，占注册资本的 60%；B 公司以注册商标所有权作为出资，占 注册资本的 15%；C 公司以现金人民币出资，占注册资本的 25%。
投资方委托承办律师所在的律师团队为其共同出资设立中外合资企业提供全程法律服 务。
二、工作过程
1.承办律师根据投资方在中国境内欲设立的合资企业所属行业与领域的特点，进行了法 律层面的可行性分析并提出了操作思路，以期合资公司未来能够在中国境内合法、合规、高效发展。
2.承办律师对欲设立合资公司所涉及的注册商标的情况进行了核查，并对商标持有人进 行了尽职调查，向投资方出具情况报告。
3．承办律师参加欲设立中外合资企业的股东方的合资谈判，并就各方的疑问给予解答。
4.承办律师起草了包括合资合同、公司章程、可行性研究报告等重要文件在内的全部报 批文件，以备在获得合资各方确认后，在不同的阶段向相应的政府机构提交审批或办理登记 手续。
5.承办律师就中方股东欲出资的注册商标的价值评估事宜参与评估公司的遴选，并全程负责与评估公司协调、沟通。
6.承办律师根据投资方对欲设立的合资企业的定位，并结合其所属行业和领域，协助投资方与政府商务管理部门沟通协调，确定适合合资公司在中国发展的经营范围。
7.承办律师在报批文件齐备后，代表投资方向上海市商务主管部门报批。在取得批准证 书后，协助投资方到上海市工商行政管理部门办理合资公司登记注册手续，取得正式营业执 照。
8.承办律师协助投资方办理合资企业取得营业执照之后的后续工作（包括办理企业组织 机构代码、外汇、统计、税务、财政、海关等方面的各类登记注册等）。
三、工作成果
（一）成果列表
1.《共同出资设立合资公司意向书》
2.《关于以商标专用权出资设立中外合资经营企业的具体程序》
3.《关于设立合资公司所涉及的注册商标相关问题的情况报告》
4.《关于设立合资公司的法律文件》
（二）成果摘录
1.《关于设立合资公司所涉及的注册商标相关问题的情况报告》
2.《关于以商标专用权出资设立合资公司的法律文件清单》
3.《合资合同》重点内容的表述摘录
1.《关于设立合资公司所涉及的注册商标相关问题的情况报告》
×××集团： 我们作为贵司与 B 公司、C 公司合资设立 E 公司项目的法律顾问，现就 B 公司以注册 商标所有权（专用权）作为出资所涉及的相关问题的有关情况报告如下：
一、关于“G 系”相关的注册商标
经我们在中国商标网查询，现 B 公司持有的商标有：
1.以“JU”作为文字同其他图形组成的组合商标，注册号/申请号：×××，专用权期 限：××××年××月××日至××××年××月××日，核定使用商品（第 3 类）：香料。
2.中文字“GW”商标，注册号/申请号：×××，专用权期限：××××年××月×× 日至××××年××月××日，核定使用商品（第 3 类）：化妆品；化妆香粉；防晒剂；护 肤用化妆剂；眼影膏；化妆用油；口红；化妆清洗剂；指甲油；化妆笔。
3.中文“GX”商标，注册号/申请号：×××，专用权期限：××××年××月××日 至××××年××月××日，核定使用商品（第 3 类）：化妆品；口红；化妆剂；香水；化 妆笔；皮肤增白膏；化妆粉；美容面膜；化妆染料；护肤化妆剂。
B 公司的关联公司 F 公司现持有的商标有：
1.英文“JI”商标，注册号/申请号：×××，申请日：××××年××月××日。专用 权期限：××年××月××日至××××年××月××日，核定使用商品（第 3 类）：化妆 品；口红；护肤用化妆剂；成套化妆用具；香料；洗面奶；香波；香水；指甲油；洗发液。
2.中文“G”变形字组成的商标，注册号/申请号：×××，申请日：××××年××月 ××日。专用权期限：××××年××月××日至××××年××月××日，核定使用商品 （第 3 类）：化妆品；口红；护肤用化妆剂；成套化妆用具；香料；洗面奶；香波；香水； 指甲油；洗发液。
二、关于与“G”商标相近似的注册商标
我们没有查到单独使用“J”的注册商标（第 3 类），但是查到有“JC”商标、“JJ”商标， “j”和女性的头形组合商标等已获国家商标局通过，均在保护期限内。其中“JG”的申请日期为×××年××月××日。
另，我们查得 B 公司的另一关联公司 H 公司曾经于××××年××月××日申请“JU” 作为注册商标，用于第 3 类商品（化妆品类），但是没有获得国家商标局的批准。我们分析， 因为之前“JC”商标已经申请在前，按照《中华人民共和国商标法》第 28 条、第 29 条的规 定，在同一种商品或者类似商品上同他人已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的商 标申请将不会被受理或被批准。
三、关于“G 系”公司的相关情况 2008 年××月××日，我们从××市工商行政管理局××区分局查得的 B 公司的工商 档案反映，现 B 公司的股东为 G 某、W 某，公司注册资本为人民币××万元，其中 G 某出 资人民币××万元，占注册资本的 60%，W 某出资人民币××万元，占注册资本的 40%， 公司法定代表人为 W 某。
经我们从××市工商行政管理局××区分局查得的 B 公司的关联公司 F 公司的工商档 案反映，现 F 公司的股东为 Z 某、G 某，公司注册资本为人民币××万元，其中 Z 某出资 人民币××万元，占注册资本的 50%，G 某出资人民币××万元，占注册资本的 50%，公司 法定代表人为 Z 某。
××××年××月××日，在贵司的××市办公室，我们与 G 某、C 公司的总经理就 未来合资公司注册商标的问题进行会谈。鉴于中文注册商标“G”以及英文注册商标“JI” 均在 B 公司的关联公司 F 公司名下，我们向 G 某询问是否能够将这两个商标转到合资公司 名下，G 某表示就其本人而言是同意进行商标转让的，但是由于 F 公司的股东在公司经营 过程中发生分歧和矛盾，F 公司已近两年没有经营，现 F 公司的所有证照以及公章等都由 Z 某控制，如果要转让“G”以及“JI”商标所有权，必须同 Z 某协商。但是，目前就两人的 关系而言，有一定的难度。
另，经查 B 公司的关联公司 H 公司已经注销，原公司法定代表人为 G 某。
四、关于未来合资公司注册商标使用的法律意见
根据××××年××月××日与 G 某、C 公司总经理会谈的情况，并结合目前所调查 的“G 系”相关的注册商标以及关联公司的情况，现承办律师就未来合资公司注册商标的问 题，发表如下法律意见：
1.合资公司产品使用“GW”商标作为注册商标在商标专用权转让的法律层面以及实际 操作层面是无障碍的，也是现实可行的。届时，只需按照合资合同和合资公司章程的规定办 理注册商标转让手续即可。但是如果同时使用英文“J”作为商标，可能会被“JC”商标、“JJ” 商标，“j”和女性的头形组合商标等的拥有者及使用者提出异议，有被诉侵犯商标专用权的 可能，存在一定的法律风险。因此，就合资公司自身的长远发展和法律风险的防范而言，在 合资公司未来的商品上使用“J”作为商标不妥，如果合资公司的商品需要使用英文注册商 标，承办律师建议应尽快设计英文商标（文字或图案），向国家商标局提出注册申请。
2.对于 B 公司的关联公司 F 公司现持有的中文注册商标“G”以及英文注册商标“JI”， 对合资公司的未来发展可能存在一定隐患，如果随着合资公司产品市场的进一步扩大，一旦 Z 某本人的公司生产销售“G”或“JI”化妆品，或者 Z 某将“G”或“JI”注册商标转让给 他人，都可能对合资公司产生一定的影响。
对此，我们认为，鉴于 G 某先生仍然是 F 公司的股东，拥有 50％的表决权，中文注册 商标“G”以及英文注册商标“JI”均为公司的财产，如果 G 某坚决维护自己作为股东的权 利，那么，Z 某想要擅自转让“G”或“JI”注册商标也是有难度的。
综上，由于商标的注册从申请到最终核准，历时较长，因此，对于合资公司未来要在产品上使用的英文商标，建议尽快在确定后向国家商标局提出申请。
以上情况报告，供参考。
2.《关于以商标专用权出资设立合资公司的法律文件清单》
申请阶段、文件名称、名称预先核准阶段：全体投资人签署的《企业名称预先核准申请 书》各投资方投资额、投资比例需确认，名称核准后就不能再修改。否则，需将原名称撤销， 重新申报。、《指定代表或者共同委托代理人的证明》《企业名称预先核准申请书》的第 2 页 《指定代表或者共同委托代理人的证明》、第 3 页《承诺书》共三处均需中外投资方法定代 表人签字/公司盖公章。在实际操作中，该《企业名称预先核准申请书》的原有格式不得改 变，如果上下页串页，格式被调整，则工商部门将难以接受该文件。及指定代表或者共同委 托代理人的身份证明复印件（本人签字）；应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期 限境外投资方，需要提供投资方开业证明、翻译件和法定代表人护照复印件中国投资方，需 要提供营业执照副本复印件（盖公章）和法定代表人身份证复印件（盖公章）境外投资方需 出具银行资信证明，银行资信证明金额大于本次投资额“G”商标的商标注册证复印件（加盖商标所有权人公司公章）
商务部门审批阶段：投资各方签署的设立合资公司的申请书投资各方共同签署的设立合 资公司的可行性研究报告；合资合同，公司章程投资各方的银行资信证明文件，如系外文须 提交经具有相应资质的翻译公司翻译的中文翻译正本原件投资各方的登记注册证明文件投 资各方法定代表人身份证明书，并附加身份证/护照（复印件）投资各方经会计师事务所审 计的最近一年的审计报告拟设立的合资公司的进出口商品目录拟设立合资公司董事会成员 名单及投资各方董事、监事等人员委派书名称预先核准通知书投资方关于设立合资公司的董事会决议续表
申请阶段、文件名称、工商登记阶段：投资各方签署的《外商投资企业设立申请书》审 批机关颁发的批复和《批准证书》投资各方签署的可行性研究报告、合同、公司章程投资各 方的银行资信证明文件，如系外文须提交经具有相应资质的翻译公司翻译的中文翻译正本原 件投资各方的注册登记证明文件投资各方法定代表人身份证明书，并附加身份证/护照（复 印件）工商名称登记核准通知书经营场地使用证明正本原件，并附租赁协议或购房合同、房 地产权证（复印件）投资方关于设立新企业的董事会决议董事、监事等人员的任命/委派书 法定代表人登记表及法定代表人照片商标专用权转移手续的证明文件注册商标证明复印件 （并提供原件核对）依法设立的评估机构出具的商标价值评估报告登记机关要求提交的其他文件
3.《合资合同》重点内容的表述摘录
第五章注册资本、出资比例和投资总额
第七条公司的注册资本为×××万美元，投资总额为×××万美元。注册资本与投资总 额的差额部分通过向其他金融机构或相关股东或股东的关联公司融资筹措。
第八条甲、乙、丙三方的出资比例和出资形式如下：
甲方出资额为××万美元，占注册资本的 60%，出资形式为美元现汇，并以实际缴款当 天汇率折合人民币。外币与人民币比价按实际缴款当日中国外汇交易中心公布的市场汇率中 间价为准。
乙方出资额为××万美元等值的人民币，占注册资本的 15%，出资形式为注册商标所有权，即乙方无须以现金出资，而以其持有的注册商标所有权在上海×××资产评估有限公司 《有关“G”注册商标所有权无形资产评估报告书》［沪××评报字（××××）第××号］ 评估价的基础上由甲乙丙三方协议作价××万美元等值的人民币作为出资，注册商标为：G，商标注册证号：第×××××××号，核定使用商品（第 3 类）：化妆品；化妆香粉；防晒 剂；护肤用化妆剂；眼影膏；化妆用油；口红；化妆清洗剂；指甲油；化妆笔（截止）。该注册商标的注册有效期自××××年××月××日至××××年××月××日，在有效期届 满前，合资公司将提前 6 个月向国家商标局申请办理“G”商标的续展注册。
丙方出资额为××万美元等值的人民币，占注册资本的 25%，出资形式为现金人民币。
第九条在公司成立后，甲方、丙方承诺将按照出资比例和出资额以现金足额出资，乙方承诺向国家商标局申请办理商标所有权人变更手续，将“G”注册商标（注册证号：第×× ×××××号）的所有权变更至公司名下。各方在营业执照签发之日起三个月内到位注册资 本的 20%，营业执照签发之日起两年内注册资本全部到位。
乙方同时承诺“G”注册商标为其合法持有，在本合资合同签订之前，未转让也未授权 任何第三方使用“G”注册商标，也没有任何第三方针对“G”注册商标提出过异议或提起 诉讼、仲裁，“G”注册商标不存在潜在的法律风险。并且承诺在本合资合同签订之日起至 “G”注册商标所有权变更到公司名下前，不会转让或授权任何第三方使用该注册商标。
第十条在合资公司经营期间，如果由于经营规模扩大等原因出现流动资金不足或需要增 加投资的，由合资公司向相关股东或股东的关联公司以股东贷款的形式按各自出资比例筹集 （乙方除外），届时由合资公司同相关股东或股东的关联公司签署贷款协议，贷款的利率按 照同期银行贷款利率计算。 ……
第十章 经 营 期 限
第三十四条公司的经营期限为 20 年，从公司营业执照签发之日起计算。鉴于“G”注 册商标的注册有效期自 2006 年××月××日至 2016 年××月××日，在有效期届满前，合资公司将提前 6 个月向国家商标局申请办理“G”商标的续展注册。
经合资方提议，公司董事会会议一致通过，可以在经营期满前六个月向原审批机构申请延长经营期限。
第三十五条经营期满或提前终止合资的，公司应依法进行清算，清算后的财产，根据合 资各方在注册资本中的股份比例进行分配。
四、律师评析
（一）商标专用权出资的法律基础
《中华人民共和国中外合资经营企业法》第 5 条规定：‚合营企业各方可以现金、实物、 工业产权等进行投资。
外国合营者作为投资的技术和设备，必须确实是适合我国需要的先进技术和设备。如果有意以落后的技术和设备进行欺骗，造成损失的，应赔偿损失。
中国合营者的投资可包括为合营企业经营期间提供的场地使用权。如果场地使用权未作为中国合营者投资的一部分，合营企业应向中国政府缴纳使用费。
上述各项投资应在合营企业的合同和章程中加以规定，其价格（场地除外）由合营各方评议商定。
《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》第 25 条规定：“合营者可以用货币出 资，也可以用建筑物、厂房、机器设备或其他物料、工业产权、专有技术、场地使用权等作价出资。‛'
《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）第 27 条规定："股东可以用货币出资，也可 以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资； 但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。 "
对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。
“全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。”《中华人民共 和国公司法》（2013 年修订）删除了《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）第 27 条第 3 款的内容，取消了对公司货币出资的比例限制。
上述所列相关法律条文的基本精神是相似的，但是 2005 年修订后的†公司法‡没有使 用工业产权的概念，而是使用了知识产权概念。就工业产权的范畴而言，理论上存在着狭义 解释与广义解释。狭义解释下的工业产权主要指商标专用权和专利权，广义解释下的工业产 权范围则较为广泛，按照《保护工业产权巴黎公约》的规定，工业产权包括发明、实用新型、 外观设计、商标、服务标记、厂商名称、货源标记、原产地名称及制止不正当竞争等的权利。 在实践中普遍采用的工业产权出资通常指狭义的工业产权出资，即以商标专用权和专利权出资。对此，2005 年修订后的《中华人民共和国公司法》第 27 条对股东以知识产权等非货币资产出资及出资比例、出资资产价值确定等做出了原则性的规定，只要非货币资产具有‚可以用货币估价并可以依法转让的‛的财产属性，理论上都可以用来出资。2013 年修订后的 《中华人民共和国公司法》第 27 条中对于‚全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公 司注册资本的百分之三十‛的内容做了删除。据此，股东以商标专用权等知识产权作为出资， 其占注册资本的比例不再被限定为不得超过公司注册资本的百分之七十。
除了法律法规层面明确了商标专用权等知识产权出资的合法性以外，政府相关部门也出 台了有关商标专用权等知识产权作为出资的规范性文件。例如，国家工商行政管理总局为配 合实施†中华人民共和国公司法‡于 2005 年 12 月 27 日发布了《公司注册资本登记管理规定》，该规定国家工商行政管理总局于 2014 年 2 月 20 日发布的《公司注册资本登记管理规定》，废止了 2005 年 12 月 27 日公布的《公司注册资本登记管理规定》。《公司注册资本登记管理规定》（2014）第 5 条第 1 款规定：”股东或者发起人可以用货币出资，也可以用实物、 知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。“该款的 内容与《公司注册资本登记管理规定》（2005）第 8 条第 1 款的内容完全相同。第 8 条第 1 款规定：”股东或者发起人可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资“。此外，上海市工商局与浦东新区政府于 2006 年 4 月 14 日联合出台了《浦东新区商标专用权出资试行办法》。青岛市工商行政管理局也于 2011 年 4 月出台了《青岛市工商行政管理局商标专用权出资管理办法（试行）》。
（二）商标专用权出资的方式 《中华人民共和国商标法》第 3 条第 1 款规定：”经商标局核准注册的商标为注册商标， 包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。“ 第 4 条第 1 款规定：”自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需 要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。“也就是说，我国现行的《商标法》实行的是商标注册原则，只有注册商标持有人才享有商标专用权，未注册商标不享有商标专用权。
注册商标专用权作为可依法转让的非货币财产，以其作为出资的方式主要有两种:一是 以商标权本身作为出资，投资方依法将所拥有的注册商标转让至被投资企业名下，被投资企 业成为新的商标权人，投资方则丧失对商标的专用权；二是以基于注册商标的使用而产生的 专用权即商标使用权作为出资，投资方将注册商标按照一定的条件和期限许可给被投资企业 使用，被投资企业享有在许可期限内按照设定的条件使用注册商标的权利，而投资方则仍是 注册商标的所有人，或者是注册商标的使用权人（但就该注册商标的使用权作为出资应当取 得商标所有人的同意）。
在承办律师代为办理以“G”注册商标专用权出资设立公司之前，曾经与政府审批部门沟通中方股东是否可以以“G”注册商标使用权作为出资。鉴于审批部门未受理过有关商标专用权作为出资的公司设立申请，后经其内部研究后答复暂不接受以商标使用权作为出资， 只接受以商标专用权（即商标所有权）作为出资，主要原因在于很难对作为出资的商标使用 权的价值进行评估，且对于评估结果的合理性也难以认定。基于此，最终经投资方商议，决 定由 B 公司以“G”注册商标的专用权作为出资。
（三）关于商标专用权出资登记所涉及的问题
《中华人民共和国公司登记条例》（2005 年修订）第 20 条规定：‚申请设立有限公司， 对于股东首期出资是非货币财产的，应当在公司设立登记时提交已办理其财产权转移手续的 证明文件鉴于《中华人民共和国公司法》（2013 年修订）规定注册资本由实缴登记制改为认 缴登记制，故《中华人民共和国公司登记条例》（2014 年修订）第 20 条已经删除有关”股东首次出资是非货币财产的，应当在公司设立登记时提交已办理其财产权转移手续的证明文件的内容。“《浦东新区商标专用权出资试行办法》第 4 条也规定：“以商标专用权出资的， 股东应当在公司登记前办理商标专用权转移过户手续。”但根据《中华人民共和国商标法》 第 42 条第 1 款规定（”转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标 局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。“）办理注册商标的转让手续，必须要由转让人和受让人签订转让协议。在股东以商标专用权进行出资时，商标的转让人是商 标专用权人，受让人是预成立的公司，此时其并未取得企业法人资格（至多是通过了名称预 先核准），不具有独立承担民事责任的主体资格，不具备与出让人签订商标转让协议的民事 权利能力。而在办理注册商标转让申请的具体操作中，由于需要出让方与受让方在转让注册 商标申请书中盖章，而预成立的公司鉴于尚未成立也还无法刻立公章，基于此，也就无法向 国家商标局提交合乎要求的商标转让申请材料。因此，对于以商标专用权出资的股东，要求 其在公司设立登记前办理商标专用权转移过户手续实际是无法操作的。有鉴于此，《中华人 民共和国公司登记条例》（2005 年修订）第 20 条的规定以及《浦东新区商标专用权出资试行办法》的第 4 条的规定与商标专用权转让的实际操作存在冲突。 在承办律师办理的该起中方股东以"G"注册商标专用权出资设立公司案的操作中，也是经过数次与政府商务审批部门的沟通后，最终政府审批部门也确定先申请设立公司，待新设立的合资公司成立后，由中方股东与作为受让人的合资公司签订商标转让协议，然后向国 家商标局申请办理注册商标的转让手续。基于此，合资公司各方股东在合资合同中约定："在公司成立后，甲方、丙方承诺将按照出资比例和出资额以现金足额出资，乙方持有"G"注册商标的股东。承诺向国家商标局申请办理商标所有权人变更手续，将"G"注册商标（注册证号：第×××××××号）的所有权变更至公司名下。各方在营业执照签发之日起三个 月内到位注册资本的 20%，营业执照签发之日起两年内注册资本全部到位。‛"
（四）关于商标价值的评估
对于以商标专用权出资的商标价值评估，通常需要商标持有人提供如下材料：
1.企业法人营业执照、组织机构代码证、商标注册证、注册商标缴费证明（缴费单）复印件各一份；
2.商标持有人的公司股东会决议（股东同意将商标所有权作为出资，投入到新设立的公司）；
3.商标持有人所在公司使用该注册商标的产品在过去 5 年的销售状况（资产损益表、现金流量表等财务报表等，如果公司同时有几个品牌在使用，应区分开来）；
4.与相同档次的产品的价格进行比较的分析材料（应当比同档次的产品价格高）；
5.对将注册商标投入到新公司后的产品销售收入的预测（3~5 年内，以 5 年为时间段预测为好）；
6.商标持有人所在公司对拟出资的商标的推广宣传所投入的广告宣传费的财务凭证。 对于资产评估公司最终所作出的注册商标的评估价，投资各方可以在评估价的基础上通过协议作价，并以该协议价作为出资额，但该协议价应当低于评估价。
（责任编辑：聂彦萍)
