近日,上海知识产权法院就甲某诉乙公司等A品牌商标许可合同纠纷一案作出终审判决(以下简称A品牌案件),撤销一审判决并驳回甲某的全部诉讼请求。该案涉及国外品牌在国内许分许可过程中发生的相关争议,对类似模式商业活动的风险防范具有重要意义。笔者作为乙公司二审阶段的代理人,试结合该案的基本情况及法院判决探讨如下。
一、 基本案情
2018年10月21日,甲某与丙某签署《品牌合作居间服务协议书》,约定由丙某促成甲某与品牌厂商签署A品牌的合作合同。且甲某委托丙某代付款。2018年11月6日,乙公司与案外人A品牌公司签署关于A品牌(中国注册商标)的《许可协议》;该协议含有“未经A品牌公司明确的书面同意,明确禁止被许可人转许可商标或知识产权,或转让全部货部分本协议中的任何权利”条款(以下简称转授权条款)。
2018年11月28日,甲某与乙公司签署《品牌协议》,约定乙公司授权甲某生产、销售A品牌的鞋服、包等。前述协议签署完毕之后,甲某支付了居间服务费和品牌许可权益金共计555万元。乙公司根据甲某要求,协调A品牌公司开具了给其指定丁公司的授权书,以由其在天猫、京东以及唯品会等平台上开设网店进行销售等。
甲某向一审法院起诉要求撤销甲某与乙公司签署的《品牌协议》;乙公司、丙某共同返还甲某品牌权益金人民币425万元及利息等。
一审法院认定在《品牌协议》签署之前,乙公司未向甲某披露其与A品牌公司签署《许可协议》中的转授权条款,属于隐瞒事实,构成欺诈并判决撤销《品牌协议》;同时,一审法院判决乙公司返还甲某品牌权益金425万元;甲某的其余诉讼请求被依法驳回。
二审法院在查明乙公司于2018年9月1日将含转授权条款的《许可协议》中英文版本提供给丙某的情况下,认定乙公司构成欺诈的证据不足,改判撤销一审判决并驳回甲某的全部诉讼请求。
二、 国外品牌许可的常见法律风险
(一) 国外品牌在国内许可的运营模式
国外品牌(本文讨论的国外品牌是指,权利人为国外主体申请的中国注册商标)进入国内的运营模式通常是:在主体方面,品牌方将国外品牌排他性许可给国内一家公司,其为被许可方;后被许可方确定实际的品牌运营商并与其签署协议。在A品牌案件中,乙公司即为前述获得排他性许可的被许可方;甲某及其指定的丁公司即为实际品牌运营商。
在许可协议条款方面,品牌方通常会约定未经事先书面同意,被许可方不得转授权或分许可。
在实际运营层面,为了品牌质量管控需要,品牌方采用分类项、分步骤推进的方式发放转授权或分许可。具体而言,被许可方首先从品牌方取得授权书,由实际品牌运营商开店销售;之后,被许可方根据实际品牌运营商的需求,向品牌方申报使用国外品牌生产的产品以获得核准;易言之,实际品牌运营商使用国外品牌生产的每一款产品,均需要向品牌方报备并获得同意。本案中,乙公司即先为甲某及其指定丁公司获得了开设相关网店的授权书。但是,因甲某未及时付款导致涉案《品牌协议》提前终止,甲某及丁公司使用A品牌生产产品的报备审核尚未发生。
(二) 国外品牌在国内许可的常见法律风险
根据前述介绍,国外品牌在国内许可分为两个阶段:第一阶段是品牌方与被许可方的许可阶段;在这个阶段,由于两方均是较为成熟的商业主体,且许可条款经过多年沉淀和打磨,因此,通常不会产生法律风险。第二阶段是被许可方与实际品牌运营商之间的许可阶段,这个阶段产生法律风险的几率较大。A品牌案件涉及的争议即发生在这个阶段。常见法律风险主要包括以下几个方面。
其一,围绕实际品牌运营商角色的争议。如前所述,从法律上而言,实际品牌运营商为商标分许可法律关系中的分被许可方。但是,实际品牌运营商签署协议的目的,以及主观上寻求的是往往是国外品牌在国内线上和/或线下渠道的总代理。因此,实际品牌运营商往往会与被许可方就其在分许可协议项下的角色以及产生的权利义务内容等发生争议。在A品牌案件中,甲某即主张其是A品牌在中国的总代理,其签署协议目的就是要成为A品牌在国内的总代理;一审判决也认可了甲某的该等主张。
其二,围绕被许可方与实际品牌运营商签署的商标分许可协议效力的争议。无论协议或合同标题如何,被许可方与实际品牌运营商签署的实为商标分许可协议。由于品牌方与被许可方签署的许可协议通常含转授权条款,因而,导致商标分许可协议的效力存在争议。在A品牌案件中,甲某即主张乙公司隐瞒转授权条款,从而导致商标分许可协议应予撤销。
其三,围绕实际品牌运营商的付款义务及违约责任承担的争议。鉴于品牌许可的特点,品牌运营商对被许可方的付款义务通常是在总的合作期限内分期履行,并享有一定的免租期。被许可方为保障自身权益,通常也会约定,实际品牌运营商在未按约付款的情况下,分许可协议可提前解除;且实际品牌运营商应支付合同期限内剩余的全部许可费或品牌权益金。由此,双方就违约责任承担等发生争议。
三、 国内品牌在国内许可的常见法律风险防范
在A品牌案件中,二审法院基于在案的事实证据等作出了改判。二审判决的相关认定有助于找寻防范国内品牌在国内许可的常见法律风险的方案。
其一,通过明确的合同约定实际品牌运营商的角色。不论双方在商标分许可协议洽谈、磋商过程中如何讨论实际品牌运营商的角色,实际品牌运营商的权利义务内容最终应以商标分许可协议的约定为准。同时,在本文讨论的国外品牌许可商业交易模式下,实际品牌运营商无论如何也不可能成为中国的总代理。在A品牌案件中,二审法院认定,“甲某与乙公司签订了《品牌协议》,应根据该协议的内容确定双方的权利义务。《品牌协议》并无关于甲某做A品牌总代理的约定,一审法院认定甲某与乙公司签订《品牌协议》的目的是做A品牌在中国的总代理,该认定无事实依据。”
其二,在签署合同前向实际品牌运营商披露转授权条款;在合同履行中为实际品牌运营商获取授权和报备审核。在目前的司法实务中,欺诈可撤销虽然属于合同纠纷案由,但是,在认定涉案合同是否可因欺诈撤销时,通常遵循“行为人是否有欺诈故意、欺诈行为、损害后果以及因果关系”四要件判断法。事前,当被许可方向实际品牌运营商披露转授权条款,即可认定没有欺诈行为,不符合欺诈构成要件。在A品牌案件中,二审判决即认定,“乙公司在签订《品牌协议》前,已经将其与A品牌公司的合同文本交给居间人丙某。无论丙某是否将该协议内容告知甲某,均不能认定乙公司故意隐瞒其与A品牌公司的合同内容”。事中,被许可方应当为品牌运营商获取授权书并办理生产产品报备审核等,由此可以证明,即使存在欺诈行为,也未发生损害后果。在A品牌案件中,二审判决即认定,“根据A品牌公司与乙公司的《许可协议》,A品牌公司并未完全禁止乙公司转许可。且乙公司已出具了授权丁公司运营A品牌的授权书,而丁公司是甲某指定用于运营A品牌的公司。”
其三,在实际品牌运营商未按合同约定付款的情况下,被许可方应当及时行使合同解除权并主张违约责任。至于许可方能否主张合同剩余期限内的全部许可费或品牌权益金,需要结合《民法典》第584条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失”之法律规定,以及品牌方与被许可方关于许可协议的处理情况等事实综合确定。
四、 结语
国外品牌在国内许可的常见法律风险通常发生在被许可方和实际品牌实际运营商之间。为风险防范需要,在事前阶段,被许可方应当向实际品牌运营商披露转授权条款等在内的必要的许可合同内容,并准确、合理地确定与实际品牌运营商签署的合同内容。在事中阶段,被许可方应当按照国外品牌许可的通常商业运营模式,为实际品牌运营商获取授权书以及办理生产产品报备审核等。在事后阶段,若发生实际品牌运营商不付款的违约情形,被许可方应及时寻求法律救济并主张违约责任,最大程度避免自身的合法权益受损。