导语

上海家化联合股份有限公司(以下简称“上海家化”)是中国美妆日化行业历史悠久的民族企业之一，于 2001年在上海证券交易所上市，是国内行业中首家上市企业司。

近年来，上海家化公司发现百草纪公司在市场上销售带有与上海家化公司“佰草集”驰名商标近似的“百草纪”标识的商品，并存在将该标识申请注册为企业名称和商标的行为，侵犯了上海家化公司“佰草集”标识的商标权。

该案经过两审程序，郑州中院一审、河南省高院二审，均认定原告在第3类化妆品等上注册的商标构成驰名商标，被告百草纪公司注册商标侵犯了原告驰名商标的专有权利，且其在企业名称中使用与该商标近似“百草纪”的行为，构成不正当竞争，并判决百草纪公司赔偿原告经济损失及合理支出共计100万元。

一、基本信息

1、案件名称：上诉人新余市百草纪健康管理有限公司、河南时珍汉方医药科技有限公司与被上诉人上海家化联合股份有限公司侵害商标权纠纷案

2、案件时间：2023年3月至2023年12月

3、承办律师：郭杰、蔡文彦

4、案件亮点：

民事诉讼中对驰名商标的认定案例较少，而认定注册商标侵犯驰名商标权利的案件数量在其中占据比例低，在此前提下，本案中，律师通过跨类保护、被告案外的恶意注册行为辅助论证其侵权行为的主观故意，争取到了驰名商标认定，并且在注册商标侵权上获得了法院的支持。本案对驰名商标跨类保护和针对注册商标也构成侵权的维权诉讼，均具有较大的参考价值。

并且，本案通过对侵权恶意的举证、对被告侵权销售数额的取证调查等，最终争取到了100万的判赔额对其他同类案件具有较强的指导作用。本案的举证、说理也对该类案件具有参考意义。

二、案件详解

1、案情概要

原告于1995年开始创立佰草集品牌，于1996年开始申请“佰草集”注册商标，经过长期、持续使用，市场占有率常年位居化妆品类前列，销售范围远及海外，在全国（包括港澳台地区）拥有超过1500家门店。原告在商品上使用的涉案权利商标并以多种形式对权利商标进行推广宣传，已在相关公众中取得了较高的商标知名度和影响力，且在2011年在第3类化妆品、香精油商品上的“佰草集HERBORIST及图”注册商标获得驰名商标认证，连续多年评选为“上海市著名商标”并入选上海市重点商标保护名录。

本案原告商标为“佰草集（HERBORIST）”，二被告生产并销售的涉案商品也主打中草药古方的概念，并在其商品上使用“百草纪（BIOSOPHIST）”“百草纪”等标识。且被告百草纪公司成立于2015年6月4日，将“百草纪”作为其企业名称中的字号使用，经营范围包括化妆品、个人护理品等。

原告于2023年3月向法院起诉，要求被告停止侵害驰名商标的行为、变更企业名称，并赔偿原告经济损失及合理支出300万元。

2、争议焦点

本案主要争议点：

（一）原告主张的“佰草集”组合商标是否应当认定为驰名商标；

（二）被告使用涉案“百草纪”组合商标的行为是否侵害了原告涉案商标专用权；

（三）原告主张的民事责任是否能成立。

3、处理思路

（一）原告主张的“佰草集”组合商标被认定为驰名商标，符合驰名商标认定的必要性。

法院认为，本案中，原告公司主张驰名的“佰草集（HERBORIST）”商标被核定使用的商品类别为第3类的化妆品、洗面奶、洗发剂等商品，而被诉侵权商品为固体饮料。两者在《商标注册用商品和服务国际分类》《类似商品和服务区分表》上属于不同的商品类别。两者商品类别从功能、用途、生产部门、销售渠道等方面，以及相关公众的一般认识判断，都既不相同也不类似。因此，有必要根据家化公司请求和本案具体情况，对原告公司“佰草集（HERBORIST）”商标是驰名商标及其形成时间作出认定，才能对被诉侵权行为作出全面判断。

法院从销售时间、销量、市场占有率、宣传推广证据以及商标曾被作为驰名商标受保护等情况，认为在案证据已经充分证明权利商标已经具有极高的知名度和市场声誉，能够作为驰名商标保护。

（二）被告使用涉案“百草纪”组合商标的行为是否侵害了原告涉案商标专用权；

首先，本案原告公司的商标为“佰草集（HERBORIST）”，被告在被诉侵权商品上使用的商标为“百草纪（BIOSOPHIST）”。经比对，两者均采用中英文及图形组合方式，均为带有相同边框的文字在上，英文在下；两者均为三个中文文字，其中佰为百的大写形态，草字完全相同,集与纪读音基本相同,仅音调不同；商标字母后三位完全相同，字母组合近似且发音相近。通过整体观察、综合判断，上述被诉侵权标识与“佰草集（HERBORIST）”商标构成近似，构成对“佰草集（HERBORIST）”商标的复制、摹仿、翻译。

其次，“佰草集（HERBORIST）”商标核定使用的商品与被诉侵权产品在消费对象和销售渠道方面存在一定程度的交叉和重合。因此，在被诉侵权产品上使用被诉侵权标识，容易误导相关公众，使相关公众误以为被告提供的商品来源于原告公司，或者与原告公司存在关联关系，从而减弱了“佰草集（HERBORIST）”商标与原告公司之间的对应关系，致使原告公司的利益受到损害。

最后，根据原审查明的事实，百纪公司曾多次申请注册与他人在先注册且知名度较高的商标相同或近似商标，而被商标局认定为具有复制、抄袭、摹仿他人商标的主观故意不予注册。综上，法院认定被告公司的被诉侵权行为侵害了原告公司“佰草集（HERBORIST）”商标的注册商标专用权。

（三）被告百草纪公司注册使用含有“百草纪”字号的的企业名称是否构成不正当竞争

本案中，百草纪公司成立于2015年6月4日，经营范围为化妆品、个人护理品等。2011年商标局曾认定原告公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第3类化妆品、香精油商品上的“佰草集HERBORIST及图”注册商标为驰名商标。可见，在百草纪公司成立之前，原告公司的注册商标已经具有较高的知名度，百草纪公司的经营范围与原告公司的经营范围存在部分重合，应该对他人在先权利进行合理的避让。即使百草纪公司称其是将合法注册的商标作为企业字号使用，但其使用的“百草纪”字号却与原告公司在先的驰名商标的读音和字形非常近似，百草纪公司称在主观上没有攀附原告公司商誉的故意，难以令人信服。客观上，百草纪公司的该行为易使相关公众产生混淆或误认，扰乱正常的市场秩序，构成不正当竞争。

（四）原告主张的民事责任是否能够成立

1、百草纪公司应当变更其企业名称

根据前述认定，百草纪公司使用该企业名称构成不正当竞争，法院认为，原告公司要求百草纪公司变更企业名称的相关诉请，于法有据，予以支持。

2、百草纪公司应当承担经济损失及维权合理开支赔偿100万元

本案中，百草纪公司侵权获利及权利人损失均无法举证证明，商标许可使用费亦无法参照。一审法院综合考虑佰草集商标的知名度、百草纪公司侵权主观故意明显、侵权产品种类多、数量大、销售范围广等因素，以及百草纪公司将原告公司的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，亦构成不正当竞争行为，酌定百草纪公司承担经济损失及维权合理开支赔偿100万元，于法有据，并无不当。

4、实务建议

（1）在案件管辖上，事先做法律检索以及情况了解，确定管辖法院。

在案件管辖上，查询了关联的两个管辖法院，江西法院和河南法院，在立案前进行了2件工作：1.针对两个法院的驰名商标认定案例进行检索，河南法院曾经认定过驰名商标。2.与两个法院的立案庭进行沟通，江西该地区立案庭有反馈该地区法院未认定过驰名商标。考虑到上述两个情形，确认选择河南郑州法院进行立案管辖。

（2）在法律适用上，该案属于疑难复杂案件，驰名商标在民事诉讼中认定比较难，被控侵权标识是注册商标，更加增加了难度。律师通过对新修订的法律解读以及全面的案例检索，充分说服两审法官。

首先，驰名商标在民事诉讼中的认定本身就比较难。很多法院不予认定，甚至立案时，有的法院明确说他们建院以来就没有认定过驰名商标。

其次，选择跨类保护和被控侵权商标系注册商标两个点来论证驰名商标民事认定的必要性。根据我国商标法的规定，驰名商标的认定是按需认定，即只有在按照一般商标无法加以保护的情况下，有需要根据当事人的主张对商标驰名加以认定，因此律师根据商标法规定及司法解释、最高法理解等的解读，说服法官对本案权利商标是否驰名作出认定。

（3）在证据准备上，强化恶意的证据举证与论证，说服两审法官。

一审案件中，律师通过检索被告此前申请注册与其他知名品牌相近似的商标的恶意行为，从数量以及商标局对该类注册的认定的法律法规及决定文书上，强化被告恶意注册原告权利商标的证据，同时提交典型案件关于恶意注册的着力点。进行说服。

二审案件中，继续强化恶意证据，律师继续跟踪了被告的使用及申请行为，提交了被告在一审期间持续注册与原告权利商标近似的商标、拆分注册原告商标的证据。

结合上述证据，两审法官将百草纪公司另申请注册了近一百余件商标，且其中不乏与他人在先在注册且知名度较高的商标相同或近似商标的行为作为被告具有明显的复制、抄袭、摹仿他人商标的主观故意的认定因素之一，并且认为百草纪公司侵权主观故意明显。

（4）说服法院就销售额进行调查取证，争取高额赔偿额。

就驰名商标淡化类的保护，法院关注的是禁止使用标识的侵权认定，就赔偿额一般酌定金额较低。本案中，法院通过原告从天猫平台调取到的销售数据系按照原告提供的侵权产品链接方式进行调取，虽然尚不能以此认定其与被告实际销售的侵权产品数量、价格、数额形成一一对应关系，但将其作为确定赔偿数额计算的重要参考，最终认定判赔额100万元。

参与案件人员简介

郭杰 海华永泰高级合伙人 知识产权业务委员会副主任

郭杰律师曾在上海某法院知识产权庭工作6年多，共处理700多起各类知识产权权属、侵权、合同等纠纷案件，具有丰富的技术纠纷争议解决经验。2015年开始从事律师工作7年多，共处理了300多起知识产权法律事务，代理了众多疑难复杂、具影响力的商业标识、不正当竞争、商业秘密、软件等方面的知识产权诉讼案件，并为多家公司提供合同起草、审核、知识产权交易谈判、侵权风险分析与建议等知识产权咨询服务，为众多高科技企业和多品牌企业以及创意企业等提供全面的法律顾问服务，尤其擅长技术开发、技术成果实施、知识产权交易制度架构等疑难复杂法律事务的处理，具有卓越的民商事争议解决能力。

联系方式：guojie@hiwayslaw.com

蔡文彦 海华永泰律师

蔡文彦律师曾在多家跨国公司担任法律顾问七年，并在一家知识产权精品律师事务所担任助理一年。专门从事一般企业和商业、企业合规和知识产权领域的工作。蔡文彦在生命科学和医疗保健、媒体和技术、教育和娱乐行业拥有丰富的经验。加入郭杰律师团队后，蔡文彦律师主要承担团队的企业法律顾问及知识产权诉讼工作。

联系方式：caiwenyan@hiwayslaw.com