内容摘要：最高人民法院和北京、上海两地法院为代表的司法实务界通过发布相关司法政策和裁判具体案例的方式，率先确认了抵触申请可以类推适用现有技术抗辩的适用规则。但对于抵触申请类推适用的范围以及具体适用方法，理论界和实务界一直存在分歧,尤其在于是否限于相同侵权而不适用于等同侵权的情形？以及在进行具体技术比对时，是否需要先行认定被控侵权人援引的“抵触申请”技术与专利技术属于相同的发明创造？针对这些问题，笔者将在归纳分析抵触申请类推适用现有技术抗辩的历史渊源和现存争议的基础上，阐明本文立场和观点，谨供业界同仁交流探讨之用。
关键词：现有技术抗辩 抵触申请 类推适用 等同侵权
所谓“抵触申请”，从词源上来讲，它并非《专利法》上的规范用语，而是取自国家知识产权局发布的部门规章《专利审查指南》中的定义，即“根据专利法第二十二条第二款[ 新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利申请文件中。]的规定，在发明或者实用新型的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型已在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。”[详见国家知识产权局发布的《专利审查指南2010》第二部分第三章2.2：抵触申请。]从上述定义可以看出，抵触申请须满足两个条件：一是时间要件，即必须是在先申请、在后公开的专利申请；二是内容要件，必须是就同样的发明或者实用新型提出的申请。
根据《专利法》（2008年修正）第62条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计“属于现有技术或者现有设计的”，不构成侵犯专利权。从该条的表述上看，似乎并未包含抵触申请，那么在现行立法之下，抵触申请是否可以用于现有技术抗辩？如果可以，又当如何具体适用？对于这些问题的讨论，虽然不及前述争议问题那么引入关注，但是在《专利法》第三次修改前后，理论界和实务界陆续有学者研究和司法案例涉及，最近一些年，关于上述问题的讨论发生了一些新的变化，讨论的重点也得到了进一步深化。根据逻辑层次的不同可以将上述讨论分为以下两个部分，具体分述如下：
一、抵触申请能否类推适用现有技术抗辩之争
在立法引入现有技术抗辩之前，关于抵触申请能否适用现有技术抗辩的问题并未引起学界的广泛关注，有关的讨论仅在少数学者之间有所展开。当时业界主流观点认为，只有在申请日前已知的公知技术才能援引现有技术抗辩，抵触申请不属于公知技术。其中某位业界最具代表性的学者很早就明确提出，公知技术抗辩不包括抵触申请，也就是说不能以其实施的是与原告专利的申请日相比申请在先、公开在后的专利申请所记载的技术方案进行抗辩。[尹新天著：《专利权的保护》（第2版），知识产权出版社2005年版，第487页脚注1。]
直到2007年，有学者首次撰文提出了与上述主流观点不同的新见解。该学者主张，在判断被控侵权人实施的技术相对于现有技术是否具有新颖性时，该对比现有技术可以是抵触申请，且对比文件是指抵触申请的全文，不仅限于与权利要求记载的技术。[ 张晓都：《现有技术抗辩的认定——以“防伪铆钉”实用新型专利侵权纠纷案为例》，载《中国专利与商标》2007年第2期。]但是，就在上述文章发表不久，就有学者马上就撰文对上述新观点予以了反驳，该学者的主要理由是，根据《专利法》（2000年修正）的规定，该条文中所述“抵触申请”与“现有技术”是并列设置的，抵触申请显然不属于现有技术；而且在《专利法实施细则》第30条中对现有技术所作的定义中也没有涉及抵触申请，因此，就概念本身而言，抵触申请不属于现有技术，亦即不可以作为现有技术抗辩的依据。[ 张荣彦：《也谈现有技术抗辩的认定》，载《中国专利与商标》2007年第4期。]之后，上述主张抵触申请可以适用现有技术抗辩的学者又撰文针对上述质疑予以了针锋相对的回应，该学者从现有技术抗辩的法理基础即“授权纠正理论”出发，认为上述《专利法实施细则》第30条对现有技术的定义，仅是用于评价发明或者实用新型专利创造性的现有技术，而用于现有技术抗辩的现有技术并不必然受上述界定的限制。既然抵触申请可以破坏专利申请案的专利性，其当然就应当可以用于现有技术抗辩。[ 张晓都：《再谈现有技术抗辩的认定标准与现有技术抗辩中的抵触申请》，载《中国专利与商标》2008年第1期。]再之后，又有第三方学者分别对上述两位学者的观点进行了分析和总结，在支持抵触申请可以适用现有技术抗辩的基础上进一步提出，抵触申请与现有技术在现有技术抗辩中所起的作用一样，即可以作为相同侵权中现有技术抗辩的依据，也可以作为等同侵权中现有技术抗辩的依据。他认为，根据《专利审查指南》对《专利法》第22条第2款所述抵触申请的内容要件“同样的发明或者实用新型”的解释和说明可知，“同样的发明或者实用新型”既包含相同内容的发明或者实用新型，也包含等同的发明或者实用新型。因此他主张抵触申请在等同侵权下也可以适用现有技术抗辩。[ 黄敏：《浅议现有技术抗辩中的抵触申请》，载《中国专利与商标》2008年第3期。]
再到2008年经全国人大常务委员会第三次修正的《专利法》明确引入现有技术抗辩的规定之后，主张抵触申请不适用现有技术抗辩的观点进一步加强。其中最具代表性的观点与上述理由基本一致，即主张依据《专利法》（2008年修正）第62条的规定，判断现有技术抗辩是否成立时，不能考虑“抵触申请”，这是因为“抵触申请”的内容在专利侵权纠纷所涉及的那一专利权的申请日之前还没有为公众所知，因而不属于现有技术或者现有设计的范畴，亦即不能依抵触申请主张现有技术抗辩。[ 尹新天著：《专利法详解》，知识产权出版社2011年版，第696-697页。] 然而，有意思的是最高人民法院似乎并不满足上述《专利法》第62条仅仅明确允许现有技术抗辩的规定。如在2010年4月28日举行的全国法院知识产权审判工作座谈会，最高人民法院副院长奚晓明就在讲话中明确提出：“要准却适用现有技术抗辩规则，在等同侵权与相同侵权中均可以主张现有技术抗辩。被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。”[ 详见最高人民法院于同日发布的《最高人民法院副院长奚晓明在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话——能动司法，服务大局，努力实现知识产权审判工作新发展》。]
2010年以后，司法实践中开始出现少量适用抵触申请抗辩的案例，但主要还是集中在北上广深等知识产权审判业务发达及审判经验和能力相对较高的地区，其中上海市高级人民法院与北京市高级人民法院更是先后出台了更加细化的专利侵权审判指引，用以指导和规范现有技术抗辩在本辖区内的适用，且其中均明确抵触申请可以类推适用现有技术抗辩，只是适用条件有所不同而已。[ 参见上海市高级人民法院2011年发布《专利侵权审判指引（2011）》和北京市高级人民法院与2013年发布的《专利侵权判定指南（2013）》。]
截至目前，笔者能检索到的最高人民法院层面发布的涉及抵触申请抗辩的最新司法政策性意见源自：最高人民法院在2016年发布的《最高人民法院知识产权案件年度报告（2015）摘要》。最高人民法院在该摘要中归纳出了38个具有普遍指导意义的法律适用问题，反映了最高人民法院在知识产权和竞争领域处理新型、疑难、复杂案件的审理思路和裁判方法。其中第一部分专利案件审判第8点明确提出抵触申请抗辩成立的条件，具体表述为：在再审申请人慈溪市博生塑料制品有限公司与被申请人陈剑侵害实用新型专利权纠纷案【（2015）民申字第188号】（简称“清洁工具”实用新型专利侵权案）中，最高人民法院指出，被诉侵权人以其实施的技术方案属于抵触申请为由，主张不侵害专利权的，应当审查被诉侵权技术方案是否已被抵触申请完整公开。在该技术方案相对于抵触申请不具有新颖性时，抵触申请抗辩成立。
至此，第一层面关于抵触申请能否类推适用现有技术抗辩的争论可谓尘埃落定，现存问题的讨论焦点主要集中第二层面如何适用的问题上，即如何具体理解和具体适用抵触申请类推适用现有技术抗辩。
二、抵触申请类推适用现有技术抗辩的方法之争
在支持抵触申请可以适用现有技术抗辩的学说与判例中，关于抵触申请技术抗辩的适用范围以及具体比对规则等法律适用问题，在理论界和仅有的判例观点中仍然均存在较大分歧。主要有以下两种观点：
(一)抵触申请可以类推适用现有技术抗辩，但仅限于相同侵权成立且被控侵权技术与抵触申请中的技术方案也相同的情况
早在现行《专利法》（2008年修正）颁布实施之前，有学者就提出，抵触申请用于现有技术抗辩的规则是，当被控侵权人实施的技术与涉案专利相比构成相同侵权时，抵触申请才可以用于现有技术抗辩，并且，只有在判断被控侵权人实施的技术相对于对比现有技术是否具有新颖性时，对比现有技术才可以是抵触申请，而在判断被控侵权人实施的技术相对于现有技术是否明显无创造性时，对比现有技术则不能是抵触申请。笔者将其简称为“两相同理论”。[[张晓都：《再谈现有技术抗辩的认定标准与现有技术抗辩中的抵触申请》，载《中国专利与商标》2008年第1期。][张晓都著：《专利侵权判定理论探讨与审判实践》，法律出版社2008年版，第111页。]
上述主张在上海市高级人民法院发布的《专利侵权纠纷审理指引（2011）》中得到了完全体现，根据上述指引第14条的规定：“在相同侵权中,被控侵权技术方案与抵触申请中的技术方案相同时,可类推适用现有技术抗辩。被诉侵权人以实施的技术是抵触申请中公开的技术方案主张不构成专利侵权的，在相同侵权中才可以类推适用现有技术抗辩，且被控侵权技术方案与抵触申请中公开的技术方案相同时，不侵权抗辩才能够成立。”从该条可以看出上海市高级人民法院倾向于认为，抵触申请抗辩仅适用于相同侵权成立并且被控侵权技术与抵触申请中公开的技术方案相同时，才可以类推适用现有技术抗辩。
上述观点在司法实践中也得到了应用，如在上海市高级人民法院2011年审结的邱则有与上海灵拓建材有限公司等侵害发明专利权纠纷上诉一案中，二审法院认为：“现有技术可以破坏专利的有效性（可用于评价新颖性与创造性），但由于专利有效性审理与专利侵权判断职权的分工，在专利侵权民事诉讼程序中，法院不能直接评判专利的有效性，但在被控侵权技术属于现有技术的情况下，如果因为不能评判专利的有效性，就直接认定侵权成立，则明显不合理，故才有了现有技术抗辩的制度设计。”二审法院还认为：“由于抵触申请也可以破坏专利的有效性，故依据现有技术可以用于不侵权抗辩的法理，抵触申请也应当可以类推适用现有技术抗辩。但抵触申请与现有技术相比，其对专利有效性的破坏力有限，抵触申请只能用于评价新颖性，而不能用于评价创造性，故抵触申请类推适用现有技术抗辩时，其抗辩的效力也应受到相应的限制。为此，抵触申请类推适用现有技术抗辩应限于在相同侵权中才能进行抗辩，且被控侵权技术方案与抵触申请中记载的技术方案相同时，不侵权抗辩才能成立。”[详见上海市高级人民法院（2011）沪高民三（知）终字第77号民事判决书。]截止目前，上海市各级人民法院所作的涉及抵触申请抗辩的几个案例，均采纳上述指引中的规定进行的裁判。[[14] 参见上海高级人民法院（2012）沪高民三（知）终字第68号民事判决书。][ 参见上海市第一中级人民法院（2013）沪一中民五（知）初字第2号民事判决书。]
（二）抵触申请可以类推适用现有技术抗辩，且无须受上述“两相同理论”的限制
实际上，在最高人民法院出台允许援引抵触申请抗辩以前，有学者就主张，抵触申请即可以作为相同侵权中现有技术抗辩的依据，也可以作为等同侵权中现有技术抗辩的依据。该学者的主要理由在于，根据《专利审查指南》对《专利法》第22条第2款所述抵触申请的内容要件“同样的发明或者实用新型”的解释和说明可知，“同样的发明或者实用新型”既包含相同内容的发明或者实用新型，也包含等同的发明或者实用新型。故抵触申请在等同侵权下也可以适用现有技术抗辩。[黄敏：《浅议现有技术抗辩中的抵触申请》，载《中国专利与商标》2008年第3期。]
但实务中，地方法院对此仍存在不同理解。如上所述上海市高级人民法院倾向于将抵触申请抗辩限于“两相同”的范围，而北京市高级人民法院在其2013年发布的《专利侵权判定指南》并未作上述限制，该《专利侵权判定指南》第127条规定：“抵触申请不属于现有技术，不能作为现有技术抗辩的理由。但是，被诉侵权人主张其实施的是属于抵触申请的专利的，可以参照本意见第125条[ 现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。]关于现有技术抗辩的规定予以处理。”从该条文的表述看，北京市高级人民法院并未像上海市高级人民法院那样对抵触申请抗辩的适用进一步作出“两相同”的限制。这一主张在实践中也得到了部分判决的支持，如在最高人民法院2013年审结的再审申请人浙江乐雪儿家居用品有限公司与被申请人陈顺弟等侵害发明专利权纠纷提审一案中，最高人民法院认为：“由于抵触申请能够破坏对比专利技术方案的新颖性，故在被控侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张不构成侵权时，应该被允许，并可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。”而且最高人民法院在本案中采取的是在优先认定抵触申请技术抗辩不成立的情况下，再行认定被控侵权技术是否落入专利权的保护范围的比对顺序，从中不难看出，最高人民法院在本案中倾向于认为抵触申请抗辩与现有技术抗辩一样与被控侵权技术是否落入专利权的保护范围无关，亦即抵触申请在相同侵权或者等同侵权中均可以适用。[ 参见最高人民法院（2013）民提字第225号民事判决书。]
综上可知，尽管理论界就抵触申请能否类推适用现有技术抗辩仍存在分歧，但是以最高人民法院和北京、上海两地法院为代表的司法实务界已经通过发布相关司法政策和裁判具体案例的方式，率先确认了抵触申请可以类推适用现有技术抗辩的司法原则。从实用主义角度出发，现存的争议焦点实际上已转移到抵触申请抗辩的适用是否应该受到相同或等同侵权的限制？以及在具体比对时，是否需要先行认定被控侵权人援引的“在先申请，在后公开的”技术构成抵触申请？针对这些问题，笔者将在下文阐明自己的立场和观点。
三、本文观点
笔者认为，无论专利权人主张相同侵权还是等同侵权，被控侵权人均可援引抵触申请类推适用现有技术抗辩，且无须先行判断被控侵权技术是否落入专利技术的保护范围；并且被控侵权人仅需证明其援引抗辩的技术符合抵触申请“在先申请，在后公开”的时间要件即可类推适用现有设计抗辩进行相关技术比对。此外，在现阶段前述抵触申请应仅限用于评价被控侵权技术的新颖性，而不能评价其创造性。具体论证理由主要基于以下三点：
（一）抵触申请类推适用现有技术抗辩符合类推适用的法理，且不违反现行法律规定
在司法理论和实践当中，对于某种新类型案例，在没有明确的法律可以直接予以适用的情形下，仍然可以采取类推适用已有法律的方法予以解决。所谓类推适用，根据王泽鉴教授的学说观点是指“将法律于某案例类型（A）所明定的法律效果，转移适用于法律未设规定的案例类型（B）之上。之所以可以采取此项转移适用，乃是基于一种认识，即基于两种案件类型的类似性，A案例类型的法律效果，应适用于B案例类型，盖相类似者，应作相同的处理，系基于平等原则，乃正义的要求。至于A案例类型与B案例类型是否相类似，应依法律规范意旨加以判断”[王泽鉴著：《民法思维：请求权基础理论体系》，北京大学出版社2009年版，第200页。]对于此等法律漏洞的填补方法，在思维逻辑上可按照以下三个步骤[[20] 王泽鉴著：《民法思维：请求权基础理论体系》，北京大学出版社2009年版，第200页。][20]进行：
1.确认关于案例类型B，法律未设规定，系属法律漏洞。
2.寻找相类似的案例类型A，探求其规范意旨，以发现同一法律理由。
3.将A案例类型的法律效果，转移适用于B案例类型之上。
根据《专利法》第62条规定的现有技术抗辩的法理，即现有技术可以损害涉案专利技术的新颖性，不能因为法院不能审查专利的有效性而判定实施现有技术的人构成侵权。故而可以援引抗辩。考虑到抵触申请同样可以损害涉案专利技术的新颖性，基于同样的立法理由，抵触申请应当可以类推适用现有技术抗辩的法律规定即《专利法》第62条进行裁判。
（二）抵触申请类推适用现有技术抗辩无论是在相同侵权还是等同侵权情形下均可适用，且无须事先判断被控侵权技术是否落入涉案专利权的保护范围
首先，尽管有些学者从“授权纠正理论”出发认为，抵触申请只能用于评价新颖性，而不能用于评价创造性，所以抵触申请技术抗辩只能在被控侵权技术方案与涉案专利权利要求记载的技术相同，并与抵触申请中记载的技术相同才可适用，简称“两相同论”。但是，笔者认为上述理由是不够充分且有失偏颇的，虽然在专利授权和确权过程中，抵触申请只能损害涉案专利权利要求的新颖性，但就损害新颖性这一点来说，抵触申请和现有技术的作用是相同的，不应存在差别。
其次，新颖性标准的适用范围显然不仅限于两者完全相同的情况，根据《专利审查指南（2010）》第二部分第三章有关新颖性审查部分的内容，无新颖性的情况不仅包括权利要求记载的技术与对比文件所公开的技术内容完全相同的情况，还包括虽然有所区别，但此种区别仅是所述技术领域的惯用手段的直接置换的情况。故此，在被控侵权技术与涉案专利技术相比不相同的情况下仍然可以适用抵触申请抗辩，只是在进行技术比对时，抵触申请仅能用于评价被控侵权技术方案的新颖性，而不能评价被控侵权技术的创造性，以避免在相同情况下与专利确权程序中的认定结论不一致。
再者，参考现有技术抗辩的法律适用规则，适用现有技术抗辩无须事先判断被控侵权技术是否落入专利权相同或者等同保护范围，也无须判断被控侵权人援引的现有技术是否会损害专利技术的新颖性和创造性，故，抵触申请类推适用现有技术抗辩时，也无需事先判断被控侵权技术是否落入涉案专利权的保护范围。
（三）在进行具体技术比对之前，被控侵权人只需证明其援引的技术符合抵触申请“在先申请，在后公开”的时间要件即可，无须证明其援引的技术符合与专利技术属于相同的技术方案这一内容要件。
抵触申请类推适用现有设计抗辩，被控侵权人只须证明援引的技术符合抵触申请“在先申请，在后公开”的时间要件即可，无须证明其符合与专利技术属于相同的技术方案这一内容要件。这与适用现有技术抗辩时，不需要事先将现有技术与涉案专利技术进行实质比对以确定现有技术是否损害涉案专利技术的新颖性或者创造性的原理是一致的。可惜的是，由于学术界和实务界普遍将这种抗辩类型称之为“抵触申请抗辩”，故不可避免地在一定程度上造成了许多学者甚至是实务界人士的误解，即认为被控侵权人援引抵触申请技术抗辩时，必须首先证明该引证技术构成抵触申请（包括时间要件和内容要件）。[ 参见李勇主编：《专利侵权与诉讼》，知识产权出版社2013年版，第126页。]另据北京市高级人民法院于2013年出台的《专利侵权判定指南》第127条第1款规定：抵触申请不属于现有技术，不能作为现有技术抗辩的理由。但是，被诉侵权人主张其实施的是属于抵触申请的专利的，可以参照本意见第125条关于现有技术抗辩的规定予以处理。该条第1款明确了抵触申请不属于现有技术，但可以类推适用现有技术抗辩的司法政策。然而，有意思的是上述指南在该条第2款中还特别强调了一下“抵触申请”的定义[ 抵触申请，是指由任何单位或者个人就与专利权人的发明创造同样的发明创造在申请日以前想国务院专利行政部门提出申请并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的专利申请。],似乎也表达了需要事先认定在先申请技术构成抵触申请才能类推适用现有技术抗辩的意思。不管北京市高级人民法院是否是出于这样的错误认识，但如此规定无疑加重了公众对抵触申请技术抗辩具体适用条件的误解。有鉴于此，各级法院有必要在后续个案适用时对上述误解予以澄清，最好是由最高人民法院及时地修改或者制定司法解释性文件或者通过发布指导案例的方式予以澄清。
综上所述，笔者主张抵触申请技术抗辩的具体适用规则如下：
其一，无论专利权人是主张相同侵权还是等同侵权，被控侵权人均可援引“抵触申请”类推适用现有技术抗辩，而且无须事先判断被控侵权技术是否落入涉案专利权的保护范围；
其二，被控侵权人仅需证明其援引抗辩的技术方案符合抵触申请“在先申请，在后公开”这一时间要件即可进行相关技术比对，无须先行证明其援引的技术与专利技术属于相同的技术方案。但需要强调的是，为了与现阶段专利授权确权制度保持一致，抵触申请技术抗辩仅限于评价被控侵权技术的新颖性，而不能用于评价被控侵权技术的创造性。
