向知识产权局(原商标局)申请商标注册,顺利的话,会经历三个阶段:
1. 商标申请受理阶段:知识产权局对于商标注册申请手续齐备、按照规定填写申请文件并缴纳费用的,予以受理并书面通知申请人;
2. 商标初步审查阶段:知识产权局对受理的商标注册申请进行审查,对符合商标法及其条例规定的,予以初步审定,并予以公告;
3. 公告异议期:对经知识产权局初步审定公告的商标,自公告之日起三个月内,在先权利人、利害关系人认为存在法定异议理由的,可以向知识产权局提出异议。公告期满无异议的、或者异议不成立的,予以核准注册,发给商标注册证,并予公告。
公告异议期系商标申请注册的最后一个阶段,此时商标已经通过了知识产权局的初步审核,意味着申请商标在一定程度上已经排除了《商标法》第三十条“同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似”等法定驳回的情况。
尽管如此,知名商标权利人利用公告异议期的商标异议程序巩固其商标权利已是知名商标权利人的惯用手段,即通过监测商标申请,针对其认为近似、易混淆的申请商标,在该商标公告异议期内启动商标异议程序,以阻止该商标注册。通常而言,被异议人申请的商标仍处于早期阶段,甚至从未投入市场使用,因此从知名度上往往不及异议人的引证商标。那么,作为被异议人,在面对强势的知名商标权利人提出异议申请时应该如何应对呢?
下文中,笔者将从商标法所列、以及实践中常被异议人引用的异议理由出发,对被异议人的答辩思路进行总结,以供大家参考。
一、商标异议理由法定
知名商标权利人提起商标异议,动辄提交几百页、上千页商标异议申请文件,作为被异议人,首先要从《商标异议申请书》中梳理出商标异议申请人提出的全部异议理由,排除非法定异议理由。
2.第十五条“代理人等关系人抢注”;
3.第十六条第一款“误用地理标志”;
4.第三十条“违反商标法或与在先商标相同或者相似”;
5.第三十一条“保护在先申请、在先使用”;
6.第三十二条“损害他人在先权利”;
7.第四条“不以使用为目的”;
8.第十条“法定不得作为商标使用”;
9.第十一条“法定不得作为商标注册”;
10.第十二条“以商品自身性质功能产生的形状申请立体商标”;
11.第十九条第四款“商标代理机构超经营范围申请商标注册”。
在上述的法定异议理由中,同时包含了知识产权局初步审查时依据的标准,如驳回商标申请的法定理由(第4、5、7条)、法定不得作为商标使用/注册的情况(第8、9条)等。在进入异议阶段后,鉴于知识产权局前期的初步排查,异议人引用前述理由的部分一般较难得到支持,但这并不意味着异议人会放弃主张前述理由。
总结笔者在实践中接触到的商标异议案件,知名商标权利人申请商标异议,常用理由包括:
1.上述1第三款“在中国注册的驰名商标的加强保护”;
2.上述4之“与在先商标相同或者相似”;
3.上述6“损害他人在先权利”,如著作权、企业名称权。
二、常见异议理由的应对思路
针对前述知名商标权利人申请商标异议的常用理由,笔者将在下文中简述应对的思路。
《商标法》第十三条第3款规定:就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。
依据《商标法》第十四条,对驰名商标的认定遵循“个案认定、被动保护”原则,因此,实践中异议申请人为了引用这个条款提出异议,势必会提交其商标构成驰名商标的大量证据材料。对此,作为被异议人,可以依次采取以下几点进行答辩:
(1)如果异议人提供的引证商标与被异议商标指定商品/服务相同或者类似,异议人引用《商标法》第三十条“在相同或者类似商品/服务上申请相同或者近似商标”作为异议理由即可,没必要通过认定驰名商标获得跨类保护。这违反驰名商标认定的必要性原则。
(2)适用本款的前提之一是:被异议商标是复制、摹仿或者翻译所谓的驰名商标。如果被异议商标不是复制(相同)、摹仿(抄袭/沿袭驰名商标显著部分或显著特征)、翻译(仅语言不同)所谓的驰名商标;且,商标构思不同、在文字构成、呼叫、外观、含义等方面差异明显,那么即使是驰名商标,也不适用本款,因此,也无需认定驰名商标。
(3)适用本款的前提之二是:达到误导公众、致使该驰名商标权利人的利益可能受到损害的程度。首先要明确的是:驰名商标的跨类保护不是全方位、全类别保护,只有在共同使用时会造成消费者混淆的情况下才予以保护。如果引证商标和被异议商标在商品/服务内容、消费者、客户开发方式等方面不同,不可能造成相关公众混淆、误认,那么,也不适用本款,无需认定驰名商标。
2.质证驰名商标申请认定的证据形式
一个商标异议案件,对律师来说,可以当作一个复杂的商标诉讼案件来处理,对异议人提交的材料,可以通过证据的三性(真实性、合法性、关联性)分析,用诉讼质证的方式提出质疑、否定。
对于异议申请人提交的材料是复印件的,如不属于公知常识、或者通过公开信息渠道无法核实的,则不认可其真实性;当然,如果是公知常识、或者能够核实的,就要认可其真实性。
对于异议人提交的材料是原件的、或者是经过公证的文件,被异议人依然需要通过与材料出具方核实,以确定其真实性及合法性。
(2)关于异议材料的证明力(关联性)
2014年,国家工商行政管理总局发布了《驰名商标认定和保护规定》,其中规定了证明构成驰名商标的证据材料包括:
①证明相关公众对该商标知晓程度的材料;
②证明该商标使用持续时间的材料,如该商标使用、注册的历史和范围的材料;
③证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的材料,如近三年广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等材料;
④证明该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的材料;
⑤证明该商标驰名的其他证据材料,如使用该商标的主要商品在近三年的销售收入、市场占有率、净利润、纳税额、销售区域等材料。
被异议人可以参考《驰名商标认定和保护规定》规定,排除与认定驰名商标无关的证据材料。
3.质证驰名商标申请认定的证据内容
在质证异议人提交的驰名商标认定材料时,笔者建议从以下几方面提出答辩/质证意见:
首先,参考《驰名商标认定和保护规定》的上述规定,审查异议人是不是提供了足够的、充分的认定材料,比如,是否提供了可以证明市场占有率、是否处于行业内领先位置的证据材料?是否提交了近三年(而不是任意三年)的经营情况、广告宣传资料?宣传是偶尔为之,还是具有连贯性、计划性?
其次,异议人提交的每份证据材料中关于引证商标使用的商品/服务是不是与被异议商标指定商品/服务相同相似?消费者、客户开发方式等是否相同,即是否会造成混淆?
再次,要注意异议人提交的使用证据材料是否符合商标的使用规范,比如:异议人每次宣传使用的商标是不是引证商标,是否对商标外观进行了变更?宣传使用的商品/服务是引证商标的指定商品/服务么?与被异议商标指定商品/服务相同或者类似么、有关联性么、有混淆可能么?
综上,我们在针对异议申请人以“在中国注册商标已达驰名状态,要求扩大保护”为异议理由进行答辩时,首先是质疑在本案中认定驰名商标的必要性;其次是通过质证驰名认定材料,来驳斥驰名商标在该案中的认定。
(二)如何应对“与在先商标相同或者相似”
《商标法》第三十条规定:申请注册的商标......同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。
在比较二者指定商品/服务是否构成相同或者类似时,《类似商标和服务区分表》是重要参考;此外,可以根据异议人提交的证据材料去理解、证明其商品/服务内容,被异议人也可以提供证据帮助知识产权局理解其指定商品/服务的具体内容,从而区分二者在消费者、市场、商品/服务内容、销售方式的不同,供知识产权局作出二者指定商品/服务是否构成相同或者类似的判断。
在比较商标自身设计方面,可以从商标的构思、文字构成、呼叫、外观等方面的差异入手,同时可以结合前述指定商品/服务的行业特性进行阐述,从而为知识产权局综合判断二者是否构成相同或者近似、会否对相关公众造成混淆提供依据。
以上分析是以引证商标和被异议商标的共同使用是否会造成相关公众混淆、误认为宗旨去比较、论述的。
(三)如何应对“损害他人在先权利”
《商标法》第三十二条规定:申请商标注册不得损害他人现有的在先权利......此处被引用的在先权利多为在先公司商号权、以及在先著作权。
申请被异议商标注册是否损害在先公司商号权、在先著作权,应该综合考虑以下几个方面,以说明被异议商标不存在对在先权利损害的可能:
1.被异议商标与在先权利是否构成实质性相似,此处“相似”程度要高于与在先近似商标的近似标准,更倾向于是否复制、摹仿、翻译这个近似高度。
2.对在先权利保护的强度与在先权利的独创性、使用时间、知名度等有重大关系,其独创性越强、使用时间越长、知名度越大,对在先权利保护的力度越大。
3.被异议人是否与著作权人存在商业关系,如合同关系、雇佣关系或股东关系等,这种商业关系可以用来判定被异议人是否具有接触著作权作品的可能性、注册商标是否具有恶意。
4.被异议商标指定商品/服务与在先权利人经营范围相比,在消费对象、商品/服务内容、客户开发方式等方面是不是有相同、交错、是否容易造成相关公众对商品/服务来源的混淆?
以上即为针对知名商标权利人提起的商标异议如何答辩的介绍,供大家参考。大家在收到商标异议申请时,不要迷信知名商标、不要迷信知名商标权利人、更不要轻易放弃,要像知名商标权利人一样,去利用法律规定的商标流程、商标申请权利去捍卫自己的商标。